渤海活塞商標被國家知識產權局認定為馳名商標

    受濱州渤海活塞有限公司（以下稱“申請人”“渤海活塞公司”）的委托，我公司代理于2019年11月12日對廣州XX汽車用品有限公司（以下稱“被申請人”“訴爭商標權利人”）注冊申請在第11類第20698879號圖形商標（以下稱“爭議商標”“訴爭商標”）向國家知識產權局申請無效宣告，并請求認定：第9821577號“渤海活塞BoHai Piston及圖”商標在“在活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”商品上為馳名商標。

    主要理由及請求：爭議商標與申請人在先注冊使用的第9626716號圖形商標、第9626719號“渤海BoHai及圖”商標、第9821577號“渤海活塞BoHai Piston及圖”商標（以下稱引證商標一、二、三）近似，指定使用的商品不類似，但具有一定關聯性，容易導致混淆誤認，可能損害申請人馳名商標利益。被申請人作為汽車用品企業，在明知申請人第864239號“渤海BH”商標在汽車與內燃機零配件商品是司法馳名商標的情況下惡意申請注冊爭議商標，爭議商標構成對申請人馳名商標的復制、摹仿。根據《中華人民共和國商標法》（以下稱《商標法》）第十三條第一款、第三款、第十四條的規定，依法認定引證商標三“渤海活塞BoHai Piston及圖”商標在“活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”商品上為馳名商標，并依法宣告爭議商標無效。

    國家知識產權局經評審認為：雖然申請人提交的在案證據可以證明引證商標一、二、三在發動機活塞等商品上具有一定知名度，但爭議商標指定使用的燈等商品與申請人商標賴以知名的發動機活塞等商品跨類較大，所屬行業特征區別明顯，爭議商標的注冊使用不會誤導公眾，進而損害申請人的利益。因此，爭議商標的注冊未構成2013年《商標法》第十三條第三款所指的情形。

    申請人對此不服，向北京知識產權法院申請行政訴訟。北京知識產權法院經審理認為：渤海活塞公司提交的在案證據足以證明，引證商標三經過長期宣傳使用，在“活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”商品上已經具有較高知名度，達到馳名程度。訴爭商標已構成對引證商標三的復制、摹仿。訴爭商標權利人作為一家汽車用品公司，其對渤海活塞公司在汽車行業具有較高知名度的引證商標理應知曉，但其在第11類“燈”等商品上申請訴爭商標，不正當借用了引證商標三的知名度，屬于“搭便車”的行為，可能致渤海活塞公司利益受到損害。因此，訴爭商標的注冊違反了2013年《商標法》第十三條第三款的規定，應當予以無效宣告。

    被申請人對此不服，向北京市高級人民法院申請上訴。北京市高級人民法院經審理認為：渤海活塞公司提交的2011-2014年對引證商標三進行廣告宣傳的合同書及相關發票收據，常年印制的宣傳冊及參展報道，廣告費專項審計報告、報紙雜志上刊登的廣告，2011年-2015年審計報告和納稅證明、銷售合同、銷售發票，結合打假維權、企業在國內外的地位、行業協會出具的推薦引證商標三認定馳名商標的證明以及獲得榮譽證書等在案證據能夠證明，在訴爭商標申請日前，渤海活塞公司從2011年開始在第7類“活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”商品上對引證商標三進行了全國范圍的、長期持續使用及宣傳推廣，使引證商標三在汽車與內燃機制造配件行業已為相關公眾廣為熟知。此外，與引證商標三同為系列商標的在先第864239號商標曾于2008年9月26日被法院判決認定為在“活塞”商品上為馳名商標。因此，上述在案證據足以證明引證商標三在訴爭商標申請日前已為相關行業內公眾廣泛知曉，在核定使用的“活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”等商品上構成馳名商標。

   國家知識產權局依法重審認為：“渤海活塞BoHai Piston及圖”商標在爭議商標申請注冊日前，經長期廣泛的宣傳使用在“活塞(機器或發動機零件)、汽車發動機活塞”商品上已達到為相關公眾所熟知的程度。爭議商標構成對引證商標三的抄襲摹仿，爭議商標注冊使用在“燈”等商品上，易使相關公眾認為其與申請人具有某種聯系，誤導公眾，損害申請人的利益，故爭議商標的注冊違反了2013年《商標法》第十三條第三款的規定，爭議商標予以無效宣告。